如何答复涉及疾病的诊断和治疗方法的专利审查意见?

发布时间:2025-06-06 点击:4
重点导读
一、不授权主题
二、答辩方向
三、修改主题法
四、排除法
五、争辩法
不授权主题
在化学与生物领域的专利申请中,经常会碰到涉及疾病的诊断和治疗方法的审查意见。甚至在计算机与人工智能领域,由于IT技术与医疗的结合愈发紧密,也会出现涉及疾病的诊断和治疗方法的审查意见。
基本上,在当前实践中,但凡涉及到有生命的人体或动物体的方法专利,就有可能收到审查意见。此外,在涉外专利代理工作中,由于专利都是在国外已经撰写好的,并非按照中国的实践来撰写,当这些专利申请进入中国时,亦经常出现涉及疾病的诊断和治疗方法的审查意见。
涉及疾病的诊断和治疗方法的专利,属于不予授权的主题,这在多数国家已经形成共识。当然也有例外,例如美国。至于为什么涉及疾病的诊断和治疗方法专利不予授权,主要有三大考量。
最主要原因是人道主义,专利的垄断性不能干涉医生选择任何医疗方法的自由。
其次有实用性的考量,因为每个有生命的个体或动物体都不相同,都是独一无二的,所以不能批量化、工业化。
最后还有利益的考量,专利的目的,是鼓励和规制产业或工业,即药品制造的工业环节,而不是干涉药品使用的医疗环节。“管药厂,不管医生”,也是疾病的诊断与治疗方法不授予专利权的一个思想基础。
本文意在从专利代理人的角度,归纳总结,收到涉及疾病的诊断与治疗方法的审查意见时,有哪些处理的方向与角度,从而对专利代理实践有所助益。
答辩方向
疾病的诊断和治疗方法, 是指以有生命的人体或者动物体为直接实施对象, 进行识别、确定或者消除病因或病灶的过程。
诊断方法,是指为识别、研究和确定有生命的人体或动物体病因或病灶的过程。治疗方法, 是指为使有生命的人体或者动物体恢复或获得健康或减少痛苦,进行阻断、缓解或者消除病因或病灶的过程。
对于涉及疾病的诊断与治疗方法的审查意见,总体来说,有三个答辩方向:修改主题法、排除法、争辩法。
修改主题法,包括常见的修改为制药用途形式的权利要求(瑞士型权利要求),以及修改为产品权利要求。
排除法,就是以具体“放弃”的方式,排除治疗或诊断目的。常见方式为在权利要求中加入“非治疗目的”、“非诊断目的” 等类似限定。
争辩法,顾名思义,就是不修改权利要求,而是指出审查意见中的错误,说明本方法不属于疾病的诊断与治疗方法。
修改主题法
修改权利要求的主题,是一种常用的答辩方式。虽然疾病的诊断与治疗方法不能授权专利权,但是产品和制药方法,是可以授权的。所以,修改主题的方向,就是向产品和制药方法靠拢。
修改为瑞士型权利要求
按照当前的实践,对于涉及疾病的治疗方法的权利要求,最为常见的修改主题的方法,是将其修改为瑞士型权利要求,即“物质A在制备用于治疗疾病B的药物中的应用”。同理,涉及疾病诊断方法的权利要求,也可以修改为瑞士型权利要求,即“物质A在制备用于诊断疾病B的诊断试剂中的应用。”
与此相关,涉及医药用途的权利要求,修改为瑞士型权利要求,即“物质A在制备用于治疗疾病B的药物中的应用”,也是最常见的修改方法。
事实上,这种权利要求的产生,当初就是为了使已知物质的二次药用,即“第二医药用途”,可以获得专利保护,而在1984年,由瑞士联邦知识产权局创立一种变通的权利要求撰写方式,因此得名“瑞士型权利要求”。
瑞士型权利要求,“物质A在制备用于治疗疾病B的药物中的应用”,读起来拗口,实际上是一个方法权利要求,等同于药品的制备方法。其作用,相当于写成“用于治疗疾病B的药品的制备方法,其特征在于应用物质A”
用途发明是一种方法发明,其权利要求类型属于方法权利要求。允许将实质为药物新用途的发明,撰写为制药方法权要获得专利权,是一种特别规定。
在涉外专利代理实践中,由于各国对于疾病的诊断或治疗方法, 以及医药用途权利要求,有不同的撰写方式,所以,会经常遇到如下方式撰写的权利要求。根据目前中国的实践,这些权利要求,都建议修改为瑞士型权利要求,即“物质A在制备用于治疗疾病B的药物中的应用”。
一种用物质A制疗疾病B的方法 (常见于来自美国的专利申请)
用于治疗疾病B的物质A(常见于来自欧洲的专利申请)
用于治疗疾病B的药物组合物/制剂,所述组合物/制剂包含物质A(常见于来自日本的专利申请)
修改为产品权利要求
对于与诊断和治疗相关的, 尽量限定为产品类型的权利要求。特别地,由于IT技术与医疗的结合愈加紧密,数字化诊疗技术更加普遍。因此,出现越来越多的情况,可以考虑将涉及疾病的诊断与治疗方法的权利要求,修改为计算机控制的系统。
案例
专利申请的权利要求涉及一种血液的透析方法,包含如下步骤:
(1)使患者血液流过体外透析回路并流回患者体内;
(2)使透析液流过透析器的透析液室;
(3)将足量化学物质A引入透析器上游的患者血液,以降低体外透析回路中患者血液的凝结,从而使患者血液被透析。
审查员指出,所述方法为血液透析方法,其对人体实施,属于疾病的治疗方法。
申请人可以考虑,将上述权利要求修改为计算机控制的系统,如下。修改后的权利要求为产品权利要求,为属于排除的授权客体。
一种计算机控制的用于对患者的血液进行透析的系统,其包括:
(1)用于测定患者血液流过体外透析回路,并从体外透析回路流回患者体内的流速的装置;
(2)用于透析液流过透析器透析液室的流速的装置;
(3)用于计算引入透析器上游血液中的化学物质A的量的装置,以降低体外透析回路中患者血液的凝结,从而使患者血液被透析。
排除法
对于包括治疗目的和非治疗目的的方法,如果该方法的非治疗用途明显可区别于治疗用途, 是可以通过放弃式修改排除治疗性用途的, 例如增加“非治疗目的” 等类似表达限定, 从而使方法权利要求排除治疗性目的。
同理,对于既包含诊断目的,又包含非诊断目的的方法,也可以通过限定为“非诊断目的”,克服审查意见中提出的不授权客体问题。
排除法相对简单,兹举两个案例予以说明。
案例一 涉疾病治疗方法,可以限定为“非治疗目的”
专利申请的权利要求涉及一种使用杀虫剂防治害虫的方法。
对于使用杀虫剂防治害虫的方法,这种杀虫剂既可以消灭农业害虫,又可以消灭动物体内的寄生虫。对于前者,是使用农药灭虫的方法,自然没有问题。而对于后者,审查员会指出,这属于以有生命的动物体为实施对象的疾病的治疗方法,因此,属于不予授权的主题。
对此,可以具体“放弃”的方式,排除治疗目的,修改权要。例如,在权要中加入“非治疗目的”,这样的限定。
用于防治害虫的方法,所述方法为非治疗目的,其特征在于......
案例二 涉疾病诊断方法,可以限定为“非诊断目的”
专利申请的权利要求涉及探针A在食品、化工、生物、医药领域中对B酶进行定量分析的应用。
对于前者,用于食品、化工领域的检测,自然没有问题。而对于后者,用于生物、医药领域的检测,审查员可能指出,其检测结果可以用于疾病的诊断。因此,属于不予授权的主题。
虽然可以删除生物、医药领域,但是更好的修改方法,还是排除法。可以具体“放弃”的方式,排除治疗目的,修改权要。例如,在权要中加入“非诊断目的”,这样的限定。
探针A在食品、化工、生物、医药领域中对B酶进行定量分析的应用,所述应用为非诊断目的。
争辩法
在审查过程中,审查员看到涉及有生命的人体或动物体,就有倾向发出涉及疾病的诊断与治疗方法的审查意见。这就是说,有相当数量的专利申请,只是在审查意见下,貌似疾病的诊断与治疗方法,实则不然。因此,代理人应善用争辩法,维护申请人权益,而不是看到涉及疾病的诊断与治疗方法的审查意见,就想到要去修改主题。
争辩的两大方向,一是“对象”,二是“直接目的”。具体而言,对象是否为生命体,直接目的是否为诊断或治疗疾病。
基于这两大方向,就可以延伸出多种争辩思路。例如,对于涉及诊断方法的审查意见而言,就可以考虑从如下角度争辩。
不是针对活体(人或动物)
对于离体方法,其结果不用于离体样品的同一主体
只是中间结果,不能得出疾病的诊断结论
未包括诊断的全过程
下面列举案例说明。
案例一 作用对象不是生命体
在医疗器械的专利申请中,对于涉及医疗器械使用方法的权要,由于作用于人体,经常会收到OA。这时,需要仔细辩别对象与直接目的。
专利申请的权利要求涉及一种用于远程液压控制液压致动的治疗构件的方法,可以接收信号,通过注入器与蓄能器的流体移动,而实时调整蓄能器的体积。
在说明书中,治疗构件为胃束带,缠绕在患者胃的上部形成开口,胃束带气囊可膨胀地接受来自注入器装置的液体;该方法可以控制胃束带开口大小,减缓食物的通过并提供饱胀的感觉,以达到治疗病态肥胖症的目的。
审查员认为本权要保护的方法是使有生命的人体或者动物体恢复或获得健康或减少痛苦,进行阻断、缓解或者消除病因或者病灶的过程,实质属于医法。
申请人可以指出,治疗构件是本发明的控制对象,直接目的就是远程液压控制液压致动的治疗构件。换句话说,本发明的对象不是生命体,直接目的也不是医疗。这就类似于X射线CT装置的CT成像方法,不能因为涉及到人体,就认为CT成像方法,就成为医法。
案例二 直接目的是获得中间信息
专利申请的权利要求涉及一种超声图像处理方法,具体是一种血管超声图像中颈动脉血管内中膜的计算机自动分割和厚度均匀度分析方法。
基于说明书的记载,审查员认为本专利申请的技术方案,可以提供早期动脉粥样硬化病变的诊断参数或提供更多反映血管早期病变的信息,从而应用于动脉粥样硬化疾病的诊断,因此属于疾病的治疗方法,不能授予专利权。
申请人可以答辩,该技术方案尽管最终作用是为了应用于动脉粥样硬化疾病的诊断,但该技术方案的直接目的是通过合适的算法分析,运算得到一个较好的颈动脉血管内中膜自动分割结果,然后据此获得更多的厚度均匀度信息,而为动脉粥样硬化的早期分析提供更多的信息。同时,结合现有医学知识来看,该厚度均匀度分析结果也只是评判动脉粥样硬化病变的一个中间信息,而具体从该结果判断该主体是否患有相应疾病及病变情况还需要进行具体分析。
以上也反映了代理人常用的争辩思路:该技术方案,虽然最终作用为疾病A的诊断,但直接目的是获得信息B。结合现有医学知识,该信息B只是诊断疾病A的一个中间信息,而具体从该信息B,判断该主体是否患有疾病A,还需要进行具体分析。
案例三 直接目的不是治疗疾病
专利申请的权利要求,涉及一种电子胰岛素注射器清零方法,如果本次输入的输注时间以及输注量与预先设定的这两个参数相一致,则执行清零操作。
在该方法权利要求中,包含多个操作步骤中,其中一个步骤包含了“注射器执行输注操作”。基于此,审查员认为这是对人体执行注射操作,属于疾病的治疗方法。
申请人可以答辩,本案直接目的并非是用于治疗疾病,而是将注射器的历史记录删除,虽然该清零过程中涉及到注射操作,但是本方法的本意并不在于如何向人体施加治疗的过程,本方法也并不寻求保护一种如何治疗人体疾病的方法。
结语
综上所述,虽然涉及疾病的诊断与治疗方法的审查意见,并非新颖性或创造性的实质问题,但也不是简单的形式问题,甚到可能与专利的生存息息相关。因此,无论是专利行业的新人,还是资深人士,都会在答复这些审查意时,碰到一些挑战。代理人可以综合判断,从“修改主题法”、“排除法”、“争辩法”的角度,针对性地处理与答复此类审查意见。
注释(上下滑动阅览)
【1】沙珂(主编),《化学领域发明专利申请审查意见答复策略及典型案例解析》,北京,科学技术文献出版社,2018年
【2】张清奎(主编),《化学领域发明专利申请的文件撰写与审查》,北京,知识产权出版社,第3版,2010年
【3】欧阳石文(主编),《医药生物领域发明专利申请文件撰写与答复技巧》,北京,知识产权出版社,2017年
【4】朱书华,“专利申请中对疾病的诊断和治疗方法的判断和规避”,《科技视界》,2019 年第 21 期
【5】乔羽、胡建平,“浅谈与疾病诊断有关的方法类专利的认识与处理”,《商品与质量》,2020 年第 46期
【6】刘迎春,“关于疾病的诊断和治疗方法的判断”,2011年中华全国专利代理人协会年会暨第二届知识产权论坛论文集
【7】朱来普,“浅析专利法关于疾病的诊断与治疗方法的相关规定”,《楚天法治》,2020 年第 18期


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